商标先行，助推“一带一路”

1商标是什么?

对于商标的定义,目前尚无国际公约及国内立法进行明确的界定。TRIPS协定以商标的组成要素为视角,对商标作出了如下规定:“能够将一个企业的商品或服务同另一个企业的商品或服务区别开来的任何标志或者标志的任何组合,都可以组成商标”。

我国《商标法》第8条规定:“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册”。

 

从我国商标法的规定来看,商标的本质是标志,即文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等以及上述要素的组合;商标的功用性特征是识别性,即能够将自然人、法人或者其他组织的商品或服务与他人的商品或服务区别开,这两者构成了商标定义中的基本维度。

 

2“一带一路”背景下的商标保护

 

国家制定“一带一路”的发展战略,旨在打破原有的点状、块状的区域发展模式,从海陆到空间,从纵向到横向,贯通我国东中西部和主要沿海港口城市,连接亚太和欧洲两大经济圈,实现沿线国家和地区全方位、立体化、网络状的大联通。“一带一路”战略有望重塑全球的贸易布局、投资布局和生产布局,为我国企业走出去提供了难得的历史机遇。然而风险与机遇并存,在中国企业国际化拓展的过程中,面临着以下风险:对于逐步建立了自主知识产权品牌的民族企业来说,因未在“一带一路”沿线国进行国际注册,导致频繁遭遇产品被仿冒、商标被抢注,成为国内企业拓展国际市场绕不开的绊脚石。同时,因缺乏商标布局,导致一些企业因所生产的产品涉嫌侵犯沿线国权利人商标权而屡遭损失。

 

有鉴于此,企业在“一带一路”建设中必须高度重视商标保护工作,既包括利用马德里体系进行商标国际注册的主动保护,也包括在“走出去”过程中避免商标侵权的防御保护。

 

 

3马德里体系下的国际注册——主动保护

 

1、马德里体系及其特点

 

马德里体系是一商标国际注册体系,它受1891年签订的商标国际注册马德里协定和1989年通过的商标国际注册马德里协定有关议定书这两个国际条约的约束。马德里体系具有以下特点:第一,通过马德里体系注册的,自注册日起,国际注册具有同申请人在每一个被指定国家进行通常国内申请的同等效力。除非此商标的保护要求在被指定国家内被依照其国内法律于规定时限里被驳回,否则,此国际注册等同于在被指定国家的国内注册。第二,马德里体系下的国际注册可被视作多个国内注册,因为它同时可在多个国家内产生效力。因此,国际注册的后期管理任务,如对每一相关指定国家的续展、转让等,将通过世界知识产权组织(WIPO)国际局的单一简单操作而得以大大简化。

 

 2、马德里体系下的国际注册

 

任何自然人或法人,只要在一个马德里联盟的成员国有工商营业场所、住所或者是其国民而与马德里联盟一成员国有关系,均可使用马德里体系申请国际注册。除马来西亚、印度尼西亚之外,“一带一路”沿线主要国家(含中国)均为马德里体系成员国。这样一来,中国公民及法人只要通过我国商标局就可以完成在“一带一路”主要沿线国的国际注册。同时,国际注册的注册人如果希望将这种保护扩展到本注册所并未包括的马德里联盟的其他成员国,可以通过简单的后期指定申请来延伸国际注册商标在那些国家的效力。

 

4避免商标侵权——防御保护

 

 1、商标使用——商标侵权的前提

 

商标侵权的本质在于切断商标与原商标权人之间的联系,并在该商标与其自身之间建立新的联系,从而破坏商标识别功能。由于商标的识别功能是通过“商标使用”而实现的,那么要破坏这种识别功能也只有通过“商标使用”才能实现。因此,商标使用是构成商标侵权的前提。反观全世界,各国对于商标使用的具体表现形式存在不同的规定:

 

我国《商标法》第48条规定:“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为”。美国《兰哈姆法》在第1127条中将商标在“商业中使用”定义为:“一个商标在通常的贸易过程中的真诚的而非仅为保留该商标权利为目的之使用”,具体而言,针对商品商标,其使用方式包括:1.商标可以以各种方式适用于商品、商品容器、与此有关的展示以及作为附属的标签上,如果商品的本质使得以上的使用难以实现,那么与商品或商品销售有关的文件中的使用也可以;2.商品进行了商业销售或运输。针对服务商标,商标应被用于或展示于销售中或为服务所进行的广告中,而且这些服务应是商业性的。日本《商标法》第2条第2项对商标使用进行了如下界定:1.将标章附加于商品或商品包装之行为;2.将附加标章之商品或商品之包装,售让或交付或为售让或交付而展示或输入行为;3.有关商品之广告、价目表或交易文书上附加标章而展示或散布之行为。

 

 2、单纯的运输行为是否构成侵权

 

在建设“一带一路”的时代背景下,在中国企业走出去的过程中,大量货物通过“一带”销往中亚、西亚直至欧洲;通过“一路”销往东南亚、南亚、欧洲。在该过程中,企业将与沿线国商标近似的货物沿“一带一路”运输至目的国,该运输行为是否属于美国《兰哈姆法》规定的“运输行为”从而构成商标使用?是否侵害了沿线国权利人的商标权?

 

对此,答案是否定的。美国《兰哈姆法》中运输行为与商业销售行为紧密联系,只有与终端的商业销售相连的运输行为才可能构成其立法意义上的运输行为。该运输行为至少包含了两个层次的含义:1.运输行为只有与商业销售行为同步联系,才可能共同体现出商标的区分功能;2.运输行为需发生在销售目的国境内,只有在此情况下,运输行为本身才可能导致消费者混淆、误认而构成商标使用行为。

 

综上,单纯的过境运输行为,因商业销售活动并未在过境地发生,不可能导致消费者对所运输的商品产生混淆,商标区分性的功能未受到损害,不应认定为商标使用行为,更谈不上构成商标侵权。但对于在销售目的国境内的运输行为,属于为侵权商品提供便利条件的行为,存在被认定为侵权的可能。

 

 3、“平行进口”中的侵权认定

 

所谓“平行进口”是指本国的商标权人将自己生产的商品出售给国外经销商或者将自己的商标许可给国外生产企业后,这些国外的经销商或者生产企业将其与商标权人在国内生产的相同的商品,重新进口到国内的做法。

 

在建设“一带一路”的时代背景下,中国企业利用技术优势、劳动力优势所生产的产品往往在价格上具备较大的竞争力,实务中不可避免地存在平行进口的问题,如中国某企业获得意大利某生产商就某商标的使用许可后生产了相应的产品,现中国企业基于该产品的价格优势,将该产品出口至意大利,在此情况下,中国企业是否构成商标侵权?

 

对于“平行进口”是否构成商标侵权,理论界发展出了“权利用尽理论”,其内容为商标所有人本人或经其同意将带有商标的商品首次投放市场后,商标权人的权利就已经用尽。但对于“平行进口”这一理论,目前并无国家、国际组织在立法中作出明确规定。但欧共体法院汇编的《协调成员国商标立法第一号指令》第7条规定:

1.商标所有权人本人或经其同意,将带有商标的商品在共同体内投放市场后,商标赋予其所有权人的权利不得用来禁止在该商品上使用该商标;2.商标所有人有正当理由对抗商品的进一步商业流通,尤其是商品状况在投放市场后遭到改变或损坏时,不适用第1款的规定。
 

从该规定来看,欧共体法院对权利用尽理论的采纳存在较大的限制:一是将该理论的采纳限定于欧共体内部市场中,欧共体外的商品流通不适用该理论;二是在权利人有正当理由对抗商品的进一步商业流通时,可以突破权利用尽理论的限制。

 

由此可见,是否采纳权利用尽理论往往取决于各国保护国内贸易的需求。中国企业通过“一带一路”向外销售产品的过程中,在权利用尽理论未受到各国充分采纳的情况下,需注意“平行进口”中存在的潜在风险,不能以所生产产品所附商标获得国外权利人许可或商品本身来源于权利人就放松警惕,从而带来不必要的损失。

 

5结  论

“一带一路”战略重塑了全球的贸易布局、投资布局和生产布局,为我国企业走出去提供了难得的历史机遇。在走出去的过程中,我国企业应充分利用马德里体系下的国际注册的优势,加强商标布局,为开拓海外市场扫除障碍。同时,对于以出口为主要业务的中国企业而言,需要了解销售目的国同类产品的商标注册、使用情况,避免因侵权行为带来巨额的经济损失。总而言之,对走出去的中国企业而言,唯有加大自身品牌建设、树立商标先行意识才是奠定百年基业的基础。